Правообладателю пришлось купить контрафакт, чтобы доказать нарушение в суде. Как взыскать эти расходы с ответчика/ Журнал "Арбитражная практика для юристов" №8, 2016 г.
- Как суд квалифицирует расходы на приобретение контрафактного товара
- Когда суд откажется взыскивать стоимость вещественного доказательства с ответчика
- Обязательно ли правообладателю покупать контрафакт перед обращением в суд
Правообладатели известных аудиовизуальных произведений часто сталкиваются с тем, что недобросовестные предприниматели выпускают продукцию с изображениями персонажей этих произведений. В подобных случаях правообладатель вправе обратиться в суд с иском о взыскании денежной компенсации за нарушение исключительных прав. Чтобы подтвердить факт реализации контрафакта, правообладатели приобретают у нарушителя спорный товар и вместе с чеком представляют его в суде в качестве вещественного доказательства. Логично, что помимо суммы компенсации за нарушение интеллектуального права истцы просят суд взыскать с нарушителя и стоимость приобретенных товаров. Однако на практике суды по-разному квалифицируют расходы на приобретение таких вещественных доказательств и не во всех случаях удовлетворяют требование о взыскании их с ответчика.
Товарный чек не всегда подтверждает несение расходов непосредственно истцом.
В большинстве случаев суды удовлетворяют требования правообладателей о взыскании с ответчика стоимости приобретенных в качестве вещественного доказательства контрафактных товаров.
Так, в одном деле правообладатель аудиовизуального произведения приобрел у индивидуального предпринимателя набор игрушек с изображениями своего логотипа и персонажей произведения. Предприниматель реализовывал товар без соответствующего разрешения, поэтому правообладатель обратился в суд с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав, а также расходов по оплате приобретенной контрафактной продукции. В качестве доказательства факта реализации контрафактного товара истец представил суду соответствующий товарный чек.
Арбитражный суд удовлетворил исковые требования. Суд подчеркнул, что продажа товара в розницу по смыслу ст. 1270 ГК РФ является таким способом использования объекта авторского права, как распространение, поскольку представляет собой предоставление доступа к товару неограниченному кругу лиц путем предложения его к продаже. Таким образом, ответчик допустил нарушение исключительных прав истца на товарные знаки, выразившееся в хранении, предложении к продаже и продаже товара, содержащего изображение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца.
При этом суд, руководствуясь ч. 1 ст. 110 АПК РФ, квалифицировал расходы истца на приобретение контрафактного товара как судебные расходы и отказал истцу во взыскании расходов на получение выписки из ЕГРИП в отношении ответчика. Он обосновал такое решение отсутствием доказательств несения этих расходов. Товарный чек суд счел достаточным доказательством несения расходов на покупку контрафактных товаров именно истцом (решение АС Волгоградской области от 14.09.2015 по делу №А12-28057/2015).
К аналогичному выводу приходили суды и в других делах (решение АС Новосибирской области от 04.08.2015 по делу №А45-10835/2015, оставлено без изменения постановлением СИП от 24.02.2016).
Таким образом, в большинстве случаев арбитражные суды признают обоснованность требований правообладателей о взыскании с ответчиков затрат на покупку контрафактной продукции и квалифицируют их как судебные расходы в рамках ст. 110 АПК РФ.
Между тем в некоторых случаях суды считают товарный чек недостаточным доказательством того, что именно правообладатель приобрел спорный товар и, соответственно, имеет право на возмещение этих расходов.
К примеру, в одном из дел суд рассматривал аналогичный изложенному выше спор. Правообладатель также приобрел контрафактный товар (наклейки с изображением героев мультфильма) у предпринимателя и надеялся возместить их стоимость через суд. В качестве доказательства покупки истец представил суду товарный чек.
Арбитражный суд удовлетворил исковые требования частично, признав нарушение исключительных прав ответчиком. Однако взыскать с ответчика стоимость вещественных доказательств суд отказался. По мнению суда, товарный чек действительно является доказательством приобретения контрафактного товара, но он не доказывает факт принадлежности уплаченных за контрафактный товар денежных средств именно истцу или его представителю (решение АС Саратовской области от 22.10.2015 по делу №А57-8140/2015, оставлено без изменения постановлением СИП от 18.05.2016).
Издержки на покупку контрафактного товара в качестве вещдока относятся к судебным расходам, а не убыткам
В одном из споров суд квалифицировал расходы истца на приобретение контрафактного товара как убытки. Суд сослался на ст. 15 ГК РФ, указав, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если закон или договор не предусматривают их возмещение в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Суд указал, что расходы истца на приобретение контрафактного товара являются убытками и подлежат взысканию с ответчика (решение АС Свердловской области от 23.10.2015 по делу №А60-15661/2015).
Апелляционный суд согласился с решением первой инстанции, однако счел, что тот неверно квалифицировал расходы на приобретение контрафактного товара. Приобретенный истцом товар приобщен к делу в качестве вещественного доказательства, на основании которого суд установил обстоятельства, имеющие юридическое значение для разрешения дела. Поскольку расходы истца на приобретение спорного товара связаны с предметом спора, они отвечают установленным ст. 106 АПК РФ критериям судебных издержек и подлежат взысканию с ответчика по правилам ст. 110 АПК РФ.
С данным подходом согласился и Суд по интеллектуальным правам. В обоснование своего решения СИП сослался на постановление Пленума Верховного суда РФ от 21.01.2016 №1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела». В пункте 2 данного постановления Пленум разъяснил, что понесенные истцом расходы в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления в суд могут признаваться судебными издержками, если их несение было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости и допустимости.
Приобретенный правообладателем у предпринимателя товар приобщен к делу в качестве вещественного доказательства и связан с предметом спора. В связи с этим такие расходы должны взыскиваться в качестве судебных издержек по правилам ст. НО АПК РФ, а не убытков в порядке, предусмотренном ст. 15 ГК РФ (постановление СИП от 26.04.2016 по делу № А60-15661/2015).
Между тем ранее Суд по интеллектуальным правам занимал противоположную позицию по данному вопросу. Он указывал, что стоимость приобретенного контрафактного товара относится к убыткам и подлежит возмещению в полном объеме (постановления от 17.09.2014 по делу №А50-23833/2013, от 08.10.2014 по делу №А50-21004/2013).
Таким образом, на данный момент подход второй кассации изменился, поэтому заявлять к возмещению расходы на приобретение вещественных доказательств следует именно как судебные расходы, а не как убытки.
Если суд сочтет расходы на покупку вещдока необязательными, он откажется взыскать их с ответчика
Несмотря на преобладающий подход судов по взысканию стоимости приобретения вещественных доказательств с ответчика, существует и противоположная правовая позиция.
В одном из дел правообладатель подтвердил факт покупки контрафактных товаров товарным чеком и видеосъемкой, произведенной в целях самозащиты гражданских прав на основании ст.ст. 12, 14 ГК РФ.
Однако суд первой инстанции отказал истцу-правообладателю в удовлетворении требований о взыскании с ответчика стоимости приобретенных вещественных доказательств. Суд квалифицировал заявленные требования как взыскание судебных расходов с ответчика. По смыслу ст. 106 АПК РФ возмещению подлежат расходы, понесенные стороной в связи с совершением процессуальных действий. Иное толкование данной нормы означало бы необоснованное возложение на ответчика всех расходов, которые понес истец в связи со сбором доказательств, и означало бы возможность произвольного представления в суд доказательств безотносительно обязанности, предусмотренной ст. 65 АПК РФ. При обращении в арбитражный суд лицо обязано указать обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и представить подтверждающие эти обстоятельства доказательства (п. 2 ч. 5 ст. 125, ч. 1 ст. 65 АПК РФ). Истец понес расходы на оплату вещественного доказательства во исполнение своей обязанности предоставить доказательства в обоснование исковых требований. Исходя из этого, суд сделал вывод, что компенсацию данных расходов нельзя возложить на иного участника арбитражного процесса (решение АС Челябинской области от 18.08.2015 по делу №А76-7599/2015, оставлено без изменения постановлением СИП от 11.03.2016).
Отсутствие единой правовой позиции судов приводит к неопределенности и препятствует выработке однозначного подхода при разрешении подобных споров. Сложность заключается в том, что при удовлетворении иска правообладателя о защите исключительных прав суд взыскивает с ответчика компенсацию в денежном эквиваленте согласно ст. 1515 ГК РФ. Приобретенную же в качестве вещественного доказательства контрафактную продукцию суд возвращает истцу, поскольку она не подлежит конфискации и последующему уничтожению, как это делается в случае удовлетворения требований административного органа в порядке ст. 14.10 КоАП РФ. Такое положение законодатель установил в АПК РФ (ч. 2 ст. 80).
Таким образом, приобретенный товар с незаконно нанесенным логотипом, изображением персонажей или товарным знаком не уничтожается, а возвращается истцу, который впоследствии может распорядиться им как угодно, кроме, разумеется, реализации. Поскольку потребительских свойств, даже несмотря на порой удручающее качество, товар не теряет.
Кроме того, если обратиться к п. 2 постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», то в нем речь идет о судебных издержках, необходимых для реализации права на обращение в суд. В приведенных выше делах необходимость покупки контрафактной продукции стоит под вопросом. Ведь чтобы доказать факт ее реализации, могло быть достаточно фото или видеосъемки, которая также является относимым и допустимым доказательством реализации контрафактного товара.
Для разрешения обозначенной проблемы Пленуму Верховного суда РФ необходимо подготовить соответствующие разъяснения. До этого момента правообладателям остается тщательно готовить доказательственную базу для заявления требований о взыскании расходов на приобретение вещественных доказательств с ответчика в суде: ведь нужно будет доказать не только сам факт несения расходов (представив чек и другие доказательства реализации товара), но и их необходимость для реализации права на обращение в суд.
Денис Юрьевич Карнов,
помощник судьи Арбитражного суда Рязанской области
Опубликовано: 14.09.2016 17:54 Обновлено: 12.05.2023 19:58