Ответчик отрицает сходство изображений. Как правообладателю доказать факт нарушения/ опубликовано в журнале Арбитражная практика №8, 2014
- Какие факторы влияют на размер компенсации при нарушении исключительных прав на изображение, связанных с использованием образов персонажей аудиовизуального произведения
- Как доказать сходство персонажа и изображения на контрафактном товаре
- Когда правообладатель может рассчитывать на минимальную компенсацию
Узнаваемые образы персонажей часто наносятся на контрафактные товары. Обилие подобного контрафакта грозит подрывом репутации правообладателя и значительными убытками. Чтобы взыскать компенсацию с недобросовестных предпринимателей правообладателям нередко приходится прибегать к помощи специализированных организаций, которые защищают их исключительные права в отдельных регионах. Наиболее острыми при этом являются вопросы об определении сходства спорных изображений и суммы компенсации. Предприниматели часто пытаются убедить суд, что на спорных товарах изображены совершенно другие персонажи. Кроме того, они ссылаются на незначительность нарушения, неосведомленность о правах правообладателя, свой небольшой доход и т.п. Рассмотрим, являются ли подобные доводы аргументами для суда на примере практики Арбитражного суда Рязанской области.
Приобретенный у лицензиата товар могут признать контрафактным
На практике часто встает вопрос об определении сходства спорных изображений на товарах с образами известных персонажей. В данном случае можно применить правовую позицию, выраженную в п. 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 №122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности». Согласно данному пункту вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
ПРАКТИКА. Общество обратилось в суд с иском о нарушении исключительных авторских прав, связанных с использованием образов персонажей аудиовизуального произведения. Ответчик не отрицал факт продажи спорного товара. Однако, по его мнению, изображения на товаре похожи не на персонаж «Медведь» и персонаж «Маша» из детского мультипликационного сериала «Маша и Медведь», а на персонажей русской народной сказки «Маша и медведь», не являющихся объектами авторского права. Суд не принял доводы ответчика. При визуальном осмотре товара суд установил, что изображенные на нем персонажи сходны до степени смешения с образами в представленном истцом каталоге и могут воссоздать в воображении покупателя образ персонажей мультипликационного сериала. Представленный истцом в материалы дела сборник изображений персонажей аудиовизуального произведения, их поз, характерных черт, мимики, костюмов, цветовой гаммы был признан судом достаточным для идентифицирования изображения персонажей и установления сходства до степени смешения изображений этих персонажей с изображениями на приобретенном у ответчика товаре. Довод ответчика о сходстве при визуальном сравнении изображений на спорном товаре с изображениями на иллюстрации к русским народным сказкам, а также с персонажами представленных ответчиком мультипликационных фильмов не был принят судом (суд пришел к выводу об отсутствии их схожести) (решение Арбитражного суда Рязанской области от 16.01.2014 по делу № А54-3384/2013).
В одном из дел ответчик ссылался на незнание факта нарушения исключительных прав на использование изображений персонажей "Маша", "Медведь" и "Заяц" на футболках, обладающих всеми признаками контрафактности. Закупая футболки на оптовом рынке для последующей реализации, он полагал, что на них изображены герои русской народной сказки. Тем не менее, подобные доводы не убедили суд (решение Арбитражного суда Рязанской области от 25.06.2013 по делу №А54-546/2013).
Приобретая товар для сбыта, предприниматели нередко сотрудничают с лицензиатами, которые надлежащим образом получили права на использование соответствующих персонажей. Между тем, дальнейшая реализация подобной продукции должна соответствовать условиям лицензионного договора между правообладателем и лицензиатом. Кроме того, продукция должна соответствовать требованиям правообладателя (в частности, содержать его наименование). В противном случае такие товары будут признаны контрафактными.
ПРАКТИКА. Общество обратилось в суд к индивидуальному предпринимателю с иском с иском о нарушении исключительных авторских прав, связанных с использованием образов персонажей аудиовизуального произведения. Изображение персонажей было нанесено на товар, реализуемый предпринимателем. Ответчик заявил, что спорный товар он приобрел у другого индивидуального предпринимателя. Тот, в свою очередь, приобрел данную продукцию у третьей компании. Согласно лицензионному договору с правообладателем, компания имела право на реализацию товара с изображениями данных персонажей на территории Российской Федерации. Суд указал, что наличие у компании прав на использование спорных персонажей не имеет правового значения для рассмотрения спора, поскольку не дает право ответчику заниматься распространением товаров с их изображением. Кроме этого, из материалов дела усматривалось, что на товаре не был указан правообладатель, а имелось лишь указание на изготовителя (Китай) (решение Арбитражного суда Рязанской области от 04.03.2014 по делу № А54-4533/2013).
Следует обратить внимание на то, что каждый случай размещения товарного знака является самостоятельным нарушением исключительных прав. Поэтому компенсация за каждый случай размещения такого объекта на товаре взыскивается отдельно.
Так, в одном из дел правообладатель обратился в суд с иском о нарушении его исключительных прав при реализации продукции ответчиком (при этом истец осуществил контрольную закупку продукции с изображением принадлежащего ему товарного знака). Продукция представляла собой один комплект, состоящих из пяти полотен для электролобзика, содержащих товарный знак "BOSCH". Определяя размер компенсации, суд учел, что правообладатель в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования средства индивидуализации, в т.ч. за каждый случай размещения товарного знака на одном материальном носителе (постановление Президиума ВАС РФ от 27.11.2012 №9414/12). Поскольку товарный знак был размещен на всех 5 полотнах, каждый случай размещения товарного знака является самостоятельным нарушением права истца на товарный знак. В связи с этим суд признал обоснованной заявленную истцом сумму компенсации. Данная сумма была определена в соответствии с минимальным пределом, закрепленный в пп.1 п.4 ст.1515 ГК РФ (5 x 10 000 руб.). При этом суды не приняли доводы ответчика о незначительной стоимости реализованного товара и об однократности допущенного нарушения, руководствуясь размером компенсации (решение Арбитражного суда Рязанской области от 06.05.2013 по делу №А54-8746/2012).
С мелких предпринимателей суды часто взыскивают минимальную компенсацию
Одним из наиболее сложных вопросов при разрешении дел о нарушении исключительных прав на персонажи является определение размера понесенных убытков или суммы компенсации.
ЦИТАТА: «Для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости» (п. 3 ст. 1252 ГК РФ).
Компенсация взыскивается с лица, нарушившего исключительное право на использование произведения, если оно не докажет отсутствие своей вины в этом нарушении (п. 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»). При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя. Суд принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.
Суд зачастую снижает размер компенсации, взыскиваемой с мелких предпринимателей, которые реализуют контрафактный товар. При этом суд может учесть такие обстоятельства, как однократность допущенного нарушения и его незначительность, небольшой доход предпринимателя и т.п. (постановления Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 5.12.2013 по делу №А54-863/2013; от 15.01.2014 по делу № А23-2949/2013).
Принимая решение и следуя нормам ГК РФ, суды руководствуются также соразмерностью убытков либо возможных убытков, которые понес или мог понести правообладатель в результате реализации контрафактной продукции. Так, в постановлении от 31.01.2013 года по делу № А41-37612/2012 суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции о том, что истребуемая сумма компенсации 50 000 рублей несоразмерна возможным убыткам истца и взыскал лишь 20 000 рублей.
Зачастую суды, признавая нарушение исключительных прав, назначают компенсацию в размере нижнего предела, установленного ст. 1301 ГК РФ - 10 000 рублей. При этом суды мотивируют свои доводы такими аргументами, как однократность совершенного правонарушения, стоимость реализованного товара, отсутствие негативных последствий для правообладателя в связи с совершенным нарушением, исходя из необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон (постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 18.12.2012 по делу №А41-30174/2012; постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.10.2013 по делу №А71- 2078/2013).
Назначение минимальной компенсации не зависит от стоимости товара
При разрешении споров о нарушении исключительных прав перед судом встает вопрос: каким образом рассчитать размер компенсации, если при прочих равных обстоятельствах, влияющих на снижение размера компенсации, стоимость контрафактного товара различна?
ЦИТАТА: «В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности <…> вправе <…> требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения» (ст.1301 ГК РФ).
Например, изображение тех же персонажей мультипликационного сериала «Маша и Медведь» может быть нанесено на обычный карандаш или пишущую ручку стоимостью 10 рублей, а может быть нанесено на детскую одежду или рюкзак, стоимость которого намного дороже, чем канцелярские принадлежности и составляет 500 рублей. Как в таком случае определить "критерий незначительности", когда и та и другая сумма, в общем-то, не является крупной и значительной, хотя разница между суммами 10 рублей и 500 рублей более чем существенная?
В пункте 6 информационного письма ВАС РФ № 122 от 13.12.2007 указано, что при определении размера компенсации суд, наряду с некоторыми другими обстоятельствами руководствуется соразмерностью компенсации последствиям нарушения. Очевидно, что стоимость контрафактного товара напрямую влияет на то, какой убыток понесет правообладатель, если такой товар будет реализован. Однако какой-либо формулы или пропорции для расчета компенсации в данном случае разъяснения ВАС РФ не содержат.
Должен ли суд в таких случаях при прочих равных обстоятельствах (однократного характера допущенного нарушения, небольшой доход индивидуального предпринимателя) всегда устанавливать компенсацию в размере нижнего предела, установленного статьей 1301 ГК РФ (10 000 рублей за каждый объект исключительного права)? Либо суд должен устанавливать компенсацию за один факт нарушения, в зависимости от стоимости контрафактного товара, взыскивая компенсацию в размере нижнего предела только если стоимость товара составляет, например, сумму до 100 рублей? Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования (п. 43.3 постановления Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем по сравнению с заявленным требованием размере, но не ниже низшего предела, установленного статьей 1301 ГК РФ. Однако обязанность расчета компенсации за нарушение исключительных прав конкретно в размере нижнего предела 10 000 рублей императивно не закреплена в нормативных правовых актах. Данная сумма составляет всего лишь «минимальный порог», который суд должен учитывать, назначая по своему усмотрению размер компенсации.
Опубликовано: 06.08.2014 18:42 Обновлено: 12.05.2023 19:58